Micro Cluster Patent Technologies

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GmbH Geschäftsführer als Erfinder - Vortrag - DABEI 2003

INHALT

1. Einleitung

2. Stellung des Geschäftsführers

3. Geschäftsführer als Erfinder

4. Anwendbarkeit des Arb. EG

5. Recht an der Erfindung

6. Erfindungsvergütung

7. Präventive Vertragsmöglichkeiten

8. Zusatzvereinbarung

9. Literaturhinweise

1. Einleitung

In Deutschland wird überwiegend die GmbH als Rechtsform für juristische Personen einer Firma gewählt, da eine Reihe von Vorteilen für den Kapitaleinsatz, sowie eine Personentrennung oder Gemeinsamkeit zwischen den Gesellschaftern und der Geschäftsführung bestehen, wie allgemein bekannt ist. Aus der Sicht einer kleinen und technisch innovativen GmbH sowie als geschäftsführender Gesellschafter möchte ich mit diesem Vortrag die Situation für Geschäftsführer näher erläutern und aus unterschiedlichen Betrachtungswinkel darstellen, die entwicklungstechnisch und erfinderisch aktiv im Unternehmen tätig sind. Dabei ist es von erheblicher Bedeutung, ob der Geschäftsführer auch Mitinhaber der Firma, also geschäftsführender Gesellschafter ist, und wie die Gesellschafteranteile und deren Kapital-, know-how oder wirtschaftlichen Interessen verteilt sind.

Daher beziehen vertiefen sich meine Ausführungen primär nicht auf eine Vielzahl von Rechtsaspekten, die im Literaturverzeichnis nachzulesen sind, sondern im wesentlichen auf die Stellung des Geschäftsführers als Erfinder, der Erfindungsverwertung, Patentanmeldung,  Weiterführung, Vergütungs- und Eigentumsfrage und ebenso auf das damit verbundene Innen- und Außenverhältnis zur GmbH.

2. Stellung des Geschäftsführers

Basis für die rechtliche Stellung des Geschäftsführers innerhalb der GmbH bildet das GmbH-Gesetz, im einzelnen die § 35 - 52, sowie der Gesellschaftsvertrag und die Bestellung als Geschäftsführer. Wie allgemein bekannt wird die Gesellschaft durch den oder die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der oder diese werden von der Gesellschaft bestellt, im Handelsregister eingetragen und führen die Geschäfte der GmbH mit allen Rechten und Pflichten nach dem Gesellschaft- und Geschäftsführervertrag.

Eine GmbH kann einen oder mehre Geschäftsführer haben, deren weiteren Befugnisse und geschäftlichen Handlungsfreiräume im Geschäftsführer- oder im weiteren im Gesellschaftsvertrag festgelegt sind. In wieweit und welchem Umfang für den oder die Geschäftsführer, also Organmitglieder der juristischen Person, bei direkt initiierten oder beteiligten Erfindungen, Patentanmeldungen, erteilten Patenten, Lizenzvergaben usw. die betreffenden Rechtskriterien vertrags-rechtlich tangiert sind, ist allein abhängig vom Inhalt des Geschäftsführervertrages.

Daher erscheint mir die Vor- und Hintergrundinformation für diese Thematik von fundamentaler Bedeutung.

3. Geschäftsführer als Erfinder

Ist der erfinderisch, innovativ und/oder als Entwicklungsingenieur tätige Geschäftsführer alleiniger Inhaber oder Mehrheitsgesellschafter der Firma, so stellen sich selbstredend die eingangs genannten rechtlichen Fragen hinsichtlich der Erfindungsverwendung als Betriebsgeheimnis, zur Patentanmeldung oder zum know-how Verkauf nicht, sofern nicht anderes im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist oder bei mehren Geschäftsführer, eine Miterfinderschaft vorliegt. Im Falle einer Mehrheitsbeteiligung und alleiniger Geschäftsführung kann der Geschäftsführer nach seinen bestehenden Verträgen selbst bestimmen, was mit der Erfindung geschehen soll.

Des weiteren hat er die Möglichkeit, mit der GmbH einen know-how Vertrag abzuschließen, der es ihm erlaubt, alle Erfindungen, Patentanmeldungen und Patente auf seinen Namen anzumelden, der GmbH uneingeschränkte Nutzungs-rechte einzuräumen, die Kosten von ihr übernehmen zu lassen und einen Lizenzsatz hierfür zu erhalten. Hierbei sind allerdings der § 181 BGB und eine Reihe steuerrechtlicher Elemente zu beachten. Ein weiterer, offenkundiger Vorteil von derartigen know-how Verträgen ist im Falle eines GmbH-Konkurses oder Auflösung zu sehen.

Grundsätzlich ist der Geschäftsführer aufgrund seiner geschäftlichen Position und Tätigkeit nicht bei der GmbH angestellt, um für die sie kostenfreie Erfindungen zu kreieren. Daran ändert sich auch nichts, wenn er nach seinem Dienstvertrag primär für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zuständig und tätig ist. Dies gilt gleichermaßen auch für GmbH’s, in denen der Geschäftsführer nicht Mitgesellschafter der Firma ist oder nur eine Minderheitsbeteiligung besitzt.

Unter der zuletzt genannten Gesellschaftskonstellation und ohne Berücksichtigung des Arb. EG können für Geschäftsführer noch weitere Grundsatzaspekte zu den bisher aufgeführten hinzukommen, welche durch Interessenkollisionen und Erklärung zum Betriebsgeheimnis mit den anderen Gesellschaft oder der Mehrheitsgesellschafterin sowie bestimmten Interessenfestschreibungen in Gesellschaftsbeschlüssen verbunden sind.

Unter diesen geschilderten Bedingungen ergibt sich für viele Geschäftsführer in kleineren GmbH’s eine völlig unklare Rechtssituation, zur Vorgehensweise, der eigenen Eigentumsrechte sowie dem Vergütungsanspruch für Erfindungen und Patenten gegenüber der Gesellschaft.

4. Anwendbarkeit des Arb. EG

Mangels arbeitsrechtlicher Weisungsgebundenheit und aufgrund der Repräsentantenstellung sind die gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen und Personengesamtheiten, also Organmitglieder, keine Arbeitnehmer im Sinne des Arb. EG. Daher verbietet sich auch eine analoge Anwendung des ArbEG für den Geschäftsführer.

Die mangelnde Anwendbarkeit des ArbEG führt aber nicht zwangsweise zur freien Erfindung für Geschäftsführer. Das Recht an der Erfindung des Geschäftsführer steht aber auch nicht uneingeschränkt der Gesellschaft zu. Ob und in welchem Umfang ein Organmitglied verpflichtet ist, in seiner Person entstehende Rechte ( § 6 Satz 1 PatG ) an einer von ihm entwickelten Erfindung auf die GmbH übertragen muss, bestimmt sich wiederum nach dem Inhalt und Zweck seines Dienst- bzw. des Gesellschaftervertrages ( § 611 BGB ) und der damit verbundenen Treuepflicht.

Wie bei dem ArbEG ist auch hier der Geschäftsführer in jedem Fall dazu verpflichtet, jede Erfindung auf formalem Wege der Gesellschaft unverzüglich und mit allen notwendigen Unterlagen anzuzeigen.

5. Recht an der Erfindung

Nach § 6 des PatGesellschaft hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger das Recht auf das Patent. Haben mehre gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht Ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehre die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt gemeldet hat.

Das Recht auf das Patent ist ein unvollkommenes, absolutes und immaterielles Güterrecht. Es ist absolut, da es sich gegen jeden Dritten - ausgenommen einen zweiten Erfinder - richtet, es ist unvollkommen, weil es kein ausschließliches Benutzungsrecht und kein Verbietungsrecht gegenüber dritten Benutzern gewährt. Diese Rechte bietet erst das erteilte Patent. Es ist ein echtes Vermögensrecht, da es dem Schutz von Artikels 14 des GG unterliegt und im weiteren  ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 des BGB ist.

Der Geschäftsführer kann über seine Erfindungen im voraus zugunsten seiner Gesellschaft verfügen oder sich im voraus zur Übertragung verpflichten. Bei der Vorausverfügung erwirbt die Gesellschaft ohne weitere Übertragung das Recht an der Erfindung. Bei einer bloßen Übertragungsverpflichtung ist eine formale Übertragung noch notwendig.

Fehlt für diese beiden Übertragungswege eine vertragliche Regelung oder ausdrückliche Verabredung, so sind bei Auslegungszweifel die Umstände entscheidend, insbesondere auch die Behandlung früherer Erfindungen, mit denen der Geschäftsführer nach seinem Dienstvertrag für die Gesellschaft erfinderisch tätig oder auf technische Neuerungen bedacht sein muss. Beruht die Erfindung überwiegend auf Mitteln, Erfahrungen und Vorarbeiten des Unternehmens, so kann nach Treu und Glauben ( § 242 BGB ) eine Pflicht bestehen, Erfindungsrechte ganz oder teilweise auf die Gesellschaft zu übertragen.

Bei einem „abhängigen Organträger“ reicht die Tatsache, dass Anregungen zur Erfindung aus dem Unternehmensbereich kamen oder dass ein Unternehmen mit dem Einsatz der Erfindung wirtschaftliche Vorteile erlangen könnte, für sich allein dagegen noch nicht zur Annahme einer Übertragungspflicht aus.

Die Firma hat hierzu frühzeitig  und zum Abschluss des Dienstvertrages die Möglichkeit, auf die Übertragungsrechte und das Prozedere einzuwirken. Daher ist eine Abtretung oder Einräumung von Erfindungsrechten regelmäßig nicht durch die Berufung auf die Treuepflicht des Geschäftsführers durchsetzbar.

In der Rechtssprechung und publizierten Kommentaren wird nur sehr wenig auf möglichen Konfliktfragen zur Erklärung eines Betriebsgeheimnisses und der Veröffentlichung des Erfindung know-how eingegangen, die unmittelbar mit wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft verbunden sein können. Dies trifft dann im besonderen Maße zu, wenn bei einer kleinen Firma die Gesellschaft aus zwei oder mehr unterschiedlichen Gesellschaft als juristische Personen, also auch andere oder größere Firmen, oder sich anderseits auch aus natürlichen Personen zusammensetzen.

Hier kann die Interessenlage für Erfindungen, Patentanmeldungen und insbesondere auch für internationale Weiterführungen absolut konträr sein, so dass präventive Vertragslösungen unbedingt angestrebt werden sollen.

Übertragbar sind diese Konfliktfragen ebenso bei einer Erklärung zur freien Erfindung durch den Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft, da sich auch hierbei nicht immer alle  Rechts- und Interessenaspekte eindeutig und im Vorfeld abgrenzen lassen.

Zur moderaten Sicherstellung eines harmonisierten Geschäftsbetriebes aller Beteiligten sollten konsensfähige Vertragslösungen herbeigeführt werden, um nicht durch die entstandene Situation der Geschäftsführer-Erfindung zusätzliche Tangierungs- und Kollisionspunkte zu erzeugen.

6. Erfindungsvergütung

Wie schon ausgeführt, handelt es sich bei der Entwicklung oder einer technischen Neuerung und daraus entstandenen Erfindung nicht um eine durch die vertraglich vereinbarten Bezüge abgegoltene Sonderleistung, wenn der Geschäftsführer für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben nicht dienst- oder gesellschaftsvertraglich tätig oder Bereichs zugewiesen ist. Daher steht ihm für die Nutzung seiner Erfindung seitens des Unternehmens und entsprechend dem Grundgedanken des § 612 BGB eine angemessene Vergütung zu.

Nach den Betrachtungen der Fragen zu den Eigentumsrechten, dem Übertragungsprozedere auf die Gesellschaft, in- und/oder ausländischen Patentanmeldungen, Betriebsgeheimnissen usw. ist somit das ArbEG für Geschäftsführer-Erfindungen nur in wenigen Ausnahmefällen zutreffend. Dagegen ist aus unterschiedlichen Literaturen und gängiger Rechtspraxis eine finanzielle Bewertung und Vergütung der Geschäftsführer-Erfindung nach der Prämisse und Richtlinien des ArbEG gemäß § 12 möglich und auch häufig angewandt. Eine Pauschalvergütungsregelung ist zur Vermeidung von Interessenkonflikten und den zuvor genannten Bedingungen denkbar, wenn ein direkter Einfluss auf Produktentscheidungen vorhanden ist.

Eine weitere Möglichkeit zur Vergütungsfeststellung bieten die Schiedsstellen der Patentstreitkammern des jeweiligen Landesgerichtes. Allerdings sind bei derartigen Verfahrensbeschreitungen mögliche Auswirkungen auf das Geschäftsklima und den Geschäftsbetrieb für den Geschäftsführer und der GmbH zu berücksichtigen ( s. Kap. 3 ).

Haben sich die Gesellschafter mit dem Geschäftsführer im Grundsatz auf eine Vergütungsregelung nach dem ArbEG verständigt, so sind die Fragen hinsichtlich der Kriterien wie : Lizenzanalogie, Bezugsgröße, Status und Stellung des Geschäftsführer für die jeweilige Erfindung, deren Zustandekommen, Lösung der Aufgabe, dem Anteilsfaktor, der Anwendung einer Abstaffelung, Lizenzsatz usw. eindeutig und im Konsens ( § 133 und 157 BGB ) zu klären und in einer schriftlichen Erklärung festzuhalten. Diese könnte auch für zukünftige Verfahrensfragen und Erfindungsvergütungen eine Orientierungshilfe sein.

Bei Pauschalvergütungen kann ebenfalls nach Feststellung der Erfindungshöhe die Lizenzanalogie als Bewertungsmaßstab dienen. Andere Faktoren wie : Nichtanmeldung, Betriebsgeheimnis, Lizenzvergabe, Übertragungsrechte usw. sind möglicherweise zum finanziellen Vorteil des Geschäftsführer zu berücksichtigen. Abschließend gilt es, auch diese Lösung auf dem Verhandlungswege mit den Gesellschaft herbeizuführen.

Bei mehren Vergütungszahlungen innerhalb eines Jahres ist es steuerrechtlich notwendig, den Mehrwertsteuersatz mit einzubeziehen. Desgleichen gilt dies bei know-how Verträgen ( s. Kap. 3 ).

Ist der Geschäftsführer Mitgesellschafter des Unternehmens ( s. Ausführungen im Kap. 3 ) so kommen zu den elementaren, wirtschaftlichen Betrachtungen hinsichtlich : in- und ausländischen Patentanmeldungen, Lizenzvergaben, know-how Kooperationen oder Verträge, Lizenzerlöse, Betriebsgeheimniserklärungen, nicht getätigte Produktverkaufsmöglichkeiten, entgangene Gewinne, Wettbewerbsvor- oder Nachtteile, Innovationsschub oder Blockade usw. zum grundsätzlichen Vergütungsanspruch noch hinzu.  

Nach Regeln der Vernunft und demokratischen Verfahren entscheidet die Gesellschaft per Beschluss über diese Kardinalpunkte. Hierbei ist es von elementarer Bedeutung, ob eine einfache oder 2/3 Mehrheit zur Beschlussfassung gemäß des Gesellschaftervertrages notwendig ist.

7. Präventive Vertragsmöglichkeiten

Besonders wichtig und von entscheidender Bedeutung für alle mit dem Geschäftsführervertrag und bei der Erfindungslösung verbundenen Rechts-, Verfahrens- und Vergütungsfragen ist die patentanwaltliche Beratung für den Geschäftsführer. Dies sollte für ihn selbst schon im Vertragsvorfeld und auf eigene Rechnung als Privatperson erfolgen, damit eine konfliktfreie Basis und patentanwaltliche Betreuung geschaffen wird.

Dies sollte allerdings bei Geschäftsführervertragsverhandlungen nicht darin münden, dass sich die Gesellschafter und der Geschäftsführer zu sehr und konträr mit Vertragsdetails auseinandersetzen, sondern hinsichtlich der Geschäftsführererfindungen die anzuwendenden Verfahrenswege gemeinsam und klar zu definieren und schriftlich festlegen. Des weiteren eine Regelung enthalten ist, was bei einem vertraglich regulären oder vorzeitigem Ausscheiden des Geschäftsführers aus der GmbH mit laufenden oder schwebenden Erfindungen geschehen soll.

8. Zusatzvereinbarung

Eine Zusatzvereinbarung zum Geschäftsführervertrag bietet den Gesellschaftern und Geschäftsführer auch nachträglich die Möglichkeit, alle wesentlichen und hier angesprochenen Rechtsfragen zu verifizieren und deren Maßgaben nach dem bestehenden Gesellschafter- und Geschäftsführervertrag umzusetzen.

Dies völlig unbenommen von der Konstellation der Gesellschaft, deren Anteils- und Interessenverteilung und der Tatsache, ob der Geschäftsführer deren Mitglied ist oder nicht.

Im wesentlichen sollte die Zusatzvereinbarung folgende Schwerpunkte beinhalten und für beiden Parteien eindeutig beschreiben :

• Auflistung der betreffenden Geschäftsführererfindungen oder bereits laufende Patentanmeldungen

• eingeschränkte oder uneingeschränkte Wahrnehmung der Übertragungs- und Nutzungsrechte durch die GmbH

• Berechnungs- und Vergütungsmodus für laufende oder zukünftige Erfindungen und Anmeldungen von der GmbH an den Geschäftsführer

• Kostenträger für mögliche Anmeldungsübertragungen auf die GmbH 

• Exakte Formulierung was Erfindungen des Geschäftsführer sind, wem sie eigentumsrechtlich zu stehen und wann der Vergütungsanspruch wirksam wird

• Festlegungen zur Erfindungsverwertung, in welcher Weise sie patentrechtlich oder technisch weitergeführt werden soll, durch einen Gesellschafterbeschluss

• zeitliche Rahmenbedingungen hierfür

• Endscheidungsfreiheit der Gesellschaft über die Erfindung, insbesondere über in- und ausländische Anmeldungen

• Sonderfälle zur Erklärung als Betriebsgeheimnis durch die Gesellschaft

• Laufzeit der Vereinbarung und Streitigkeitslösung

Es ist leicht einzusehen, dass auch die Zusatzvereinbarung keine Patentlösung für alle denkbaren und zuvor vertraglich nicht bedachten Situationen für den Geschäftsführer als Erfinder bietet.  Aus den notwendigen Vertragspunkten ist im Ansatz schon zu erkennen,  dass für alle Beteiligten eine Interessenabwägung hinsichtlich der Eigentums- und Patentrechte, technisch-innovativen Erfindungsförderung, Vergütungsumfang, Kostenentwicklung und Produktkreation stattfinden muss.

Aber im Hinblick auf die Grundsatzinteressen der Gesellschaft, der Gesellschafter und des auf dieser Basis tätigen und handelnden Geschäftsführers sollten Kompromisslösungen, unter Berücksichtigungen aller Einzelinteressen, möglich sein. Gleichwohl im Interesse der Erfindungsverwertung und technischen Innovationsmöglichkeit für eine kleine oder auch größere GmbH.

9. Literaturhinweise

• § 133, 157, 242, 611, 612, 823 BGB und Art. 14 GG

• § 8 - 12 ArbG

• § 35 - 52 GmbHG

• § 6 PatG

• DABEI-Handbuch für Erfinder & Unternehmer : Kap. 7.4, Arbeitnehmererfindungsrecht, G. Kaube

• Kommentar über Arbeitnehmererfindungen vom 25.7.57 2.Auflage vom 31. 3.90 : § 1, von PA Dr. Kurt Bartenbach

• Betriebliche Regelung des Erfindungswesens : 4.Auflage, Schade/Gaul/Bartenbach

• GmbH & Co. : Schutz zur persönlichen Haftung : 48 Auflage

• Patente schützen Ideen, Ideen schaffen Arbeit : BMBF-Patentinitiative Innovation 96

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